發(fā)明優(yōu)先與申請優(yōu)先打架，專利法案該保障誰的利益？

美國眾議院（House of Representatives）日前通過的專利改革法案，一般大型電子廠商都表示贊許，個人發(fā)明者卻多所批評；針對這項可能會為許多方面帶來中等程度沖擊的法案，美國國會仍會繼續(xù)完成立法。

英特爾（Intel）知識產(chǎn)權(quán)策略副首席顧問David Simon指出：“這項法案在過去十年投入了龐大人力與時間，我們認為，眾議院所通過的法案更進一步改善了今年稍早參議院通過的版本。”IBM首席專利律師Manny Schecter表示：“我不認為我們的專利收購策略會（因?qū)＠母锓ò福┯懈淖儯坏覀冾A期，當市場上不合理的專利減少，我們可以不需要像現(xiàn)在這樣自我防衛(wèi)。”

一位企業(yè)家Steve Perlman則批評：“這個已通過的法案并非有關(guān)發(fā)明的法案，而是一個權(quán)威、無知與冷漠的法案，就像那些導致金融風暴與大蕭條的法案。”他為了旗下某家新創(chuàng)公司的基礎(chǔ)專利（patent fundamental）等了8年。

美國國會在送出最終法案給總統(tǒng)奧巴馬簽署之前，必須先協(xié)調(diào)參、眾兩院法案內(nèi)容的歧異；目前不清楚立法程序還需要多少時間，或是在過程中會有什么樣的變化。

“人們已經(jīng)為這個法案付出很長時間，所以它有很大的機會可獲得通過；但其中的債務(wù)上限（debt ceiling）議題，可能得花上一番工夫。”Brinks Hofer Gilson & Lione律師事務(wù)所的專利律師暨合伙人Allen Baum表示。

美國專利改革法案中最具爭議性的部分，是將原本的 “發(fā)明優(yōu)先（first-to-invent）制”改為 “申請優(yōu)先（first-to-file）制”，旨在與大多數(shù)世界其它國家的專利制度一致化；但像是Perlman那樣的個人發(fā)明家警告，此舉可能會引爆專利申請潮，而且大企業(yè)將占據(jù)優(yōu)勢。

對此IBM的Schecter表示，改采“申請優(yōu)先制”對該公司的專利申請策略不會有實質(zhì)上的影響： “我們并不會因此增加或減少申請案，或是改變提出申請案的做法。”IBM在過去18年來，每年都是取得最多美國專利的企業(yè)。

IBM與Intel都表示，美國每年上百件專利申請案中，只有約70件會產(chǎn)生誰是第一個發(fā)明者這方面的爭議。專利律師Baum則認為，各家企業(yè)會因此思考如何以更快的速度提出專利申請： “擁有更多資源的大企業(yè)會占據(jù)優(yōu)勢，但目前制度對小公司一樣不利。”

Baum解釋： “在目前的制度下，小型企業(yè)與個人發(fā)明家要提出紀錄證明他們的發(fā)明優(yōu)先，是很困難的；舉行干預聽證會（interference hearing）的代價非常高，很多小公司寧愿自己認輸。”

與其它國家專利制度的一致化，預期將有助于減輕美國各大專利事務(wù)所的工作負擔，例如現(xiàn)有技術(shù)檢索（prior art searches）；此外也可簡化那些有必要申請專利、將產(chǎn)品營銷全球之企業(yè)的工作程序。

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但美國專利法案與其它國家相較還是有其獨特性，例如允許發(fā)明人在申請專利之前，擁有公開其發(fā)明（例如給潛在投資人）的一年寬限期（grace period）。至于法案中難得取得各方共識的一點，是認為法案中讓專利局保有所收取之業(yè)務(wù)費用的條款，是一種進步；目前美國專利局所囤積的申請案超過70萬件，平均每項申請案得花上三年的審查時間。

“專利改革法案的一個關(guān)鍵，是終止了專利局業(yè)務(wù)費用的轉(zhuǎn)移，讓申請等待時間可望縮短，并提升獲通過之專利質(zhì)量。” IP顧問暨分析機構(gòu)UBM TechInsights 副總裁Mike Mclean表示：“眾議院對相關(guān)條款的妥協(xié)，是往正確方向邁進了一步；但參議院的法案版本在這方面更為強硬，因此可能會是優(yōu)先選項。”

此外專利改革法案也為專利局首創(chuàng)“事后審查（post-grant review）”制度，以剔除早期不當專利，并減少針對專利有效性所提出的法律訴訟案件。

Baum 表示，該審查制度允許專家聲明、證詞與偵查，會更像是對抗式審查程序（adversarial proceeding），這種制度在歐洲已成功減少法庭訴訟。他也表示，此新制度雖可能帶來數(shù)萬美元的經(jīng)費增加，是目前制度的兩倍；但法庭訴訟案耗費成本更巨：“這為小型企業(yè)提供一個更具意義性的挑戰(zhàn)選項，大企業(yè)也會廣泛利用此程序進行對抗。”

眾議院版本法案也讓已經(jīng)在使用某項技術(shù)的企業(yè)，取得該技術(shù)的優(yōu)先使用權(quán)，甚至是在該技術(shù)專利已經(jīng)被授予其它公司之后。IBM與Intel都對此表示贊同，但Intel表示，相關(guān)法案條款內(nèi)容應該更為明確，使其適用于產(chǎn)品與制程。

“我們花費很長時間開發(fā)（芯片）制程，也希望對相關(guān)技術(shù)保密、不使競爭對手得知。”Intel的Simon表示：“我們在這方面申請不少專利，例如三閘晶體管技術(shù)（tri-gate transistors）；但還有其它不少我們未申請專利、卻需要保密的。”

另外法案中限制單一專利侵權(quán)訴訟涉及太多不相關(guān)公司的規(guī)定，也受到Intel與其它大公司的好評。Simon表示： “很多這類案件都是無用的麻煩。”該眾議院版本法案也終止了針對企業(yè)以過期專利宣傳產(chǎn)品所提出的訴訟案件。Baum表示： “專利律師經(jīng)手數(shù)百件這種訴訟，它們讓許多大企業(yè)抓狂，是對專利制度的一種濫用。”

作者：Rick Merritt

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